Desde la entrada en vigencia de la Decisión 486 en 2001, el inciso final del artículo 165 referente a la similitud o conexidad de los productos o servicios que resultaren probados en el curso de una acción de cancelación por no uso tenía una interpretación restrictiva por parte de esta Superintendencia. Así, tras la evaluación probatoria de uso, únicamente se entendían probados y se mantenían en el registro de la propiedad industrial aquellos productos y/o servicios respecto de los cuales se acreditara la prueba de uso en el mercado.
La anterior postura se mantuvo durante años, pero con ocasión de decisiones reiteradas del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante TJCAN) y del Consejo de Estado, se hace necesario replantear el alcance e interpretación que debe darse al inciso final del artículo 165, en lo relativo a: “identidad o similitud de productos y servicios”.
En efecto, el inciso tercero del artículo 165 de la Decisión 486, establece:
“Artículo 165 Decisión 486. (…) Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios (…)” (Subrayado fuera del texto).
Frente al particular, la primera precisión es que debemos diferenciar el alcance de lo que implica el análisis de conexión competitiva entre productos y/o servicios que se realiza en el examen de registrabilidad marcaria, y el análisis de identidad o similitud de productos y servicios que se evalúa en el curso de una acción de cancelación por no uso; pues en este último, el análisis de identidad o similitud parte de un ejercicio probatorio tendiente a determinar si el uso probado corresponde a los productos y/o servicios que se encuentran en el registro y a la clase objeto de la acción, y no a determinar un posible riesgo de confusión en el mercado.
Respecto de la identidad o similitud en el curso de una acción de cancelación por no uso, el TJCAN, se ha pronunciado de la siguiente manera:
“Un producto o servicio es similar a otro si existe un vínculo suficientemente estrecho entre ambos que pueda generar riesgo de confusión en el público consumidor. Es decir, cuando ambos presentan las mismas propiedades y características, tienen usos o funciones idénticas o similares y, además, resultan sustitutos entre sí para el consumidor en su proceso de elección en el mercado.” 1
Así pues, con base en los lineamientos del TJCAN se puede concluir que para determinar la similitud de productos y servicios en el curso de una acción de cancelación por no uso deben tenerse como base los siguientes criterios:
La naturaleza de los productos o servicios (propiedades y características).
La finalidad o destino de los productos o servicios.
La capacidad para ser sustitutos en el proceso de elección en el mercado.
La puesta en práctica de estos criterios en cada caso concreto representa la necesidad de realizar un ejercicio encaminado a establecer, en primer lugar, para qué productos y/o servicios fue probado el uso de una marca y luego, con base en ello, determinar si entre estos y aquellos cuyo uso no fue probado existe similitud por compartir naturaleza en cuanto a propiedades y características, finalidad y además por su capacidad de ser sustitutos al momento de su adquisición. Si se cumplen estos tres criterios, los productos y/o servicios similares a aquellos cuyo uso sí fue probado, no podrán cancelarse.
Ahora bien, debe tenerse en cuenta que no es posible en ningún caso ampliar la cobertura inicial del registro analizado, o realizar análisis respecto de productos no comprendidos en el registro y tampoco de similitud entre productos de diferente clase.
